1. PTA(Patent Term Adjustment)란?
2. PTA는 어떤 경우에 해당할까?
3. TD(Terminal Disclaimer, 특허존속기간 포기)

특허는 출원일로부터 20년인데 심사가 늦어지면 제 특허 기간도 점점 줄어드나요?

[네, 맞습니다]

그럼 불공평한 거 아닌가요?

[그래서 다시 돌려드립니다.]

..?

오늘은 미국의 특허 존속기간 연장제도(PTA)를 알아보기로 해요.

1. PTA(Patent Term Adjustment)란?

 미국은 땅덩어리가 큰 만큼 사람도 많고 특허 출원 건수도 많이 있겠죠? 우리나라만큼 행정 처리가 빠른 나라가 또 없기 때문에 이런 미국은 심사 적체가 빈번하게 발생한다고 합니다.

 이런 심사 적체 문제가 있으니 적절한 대안이 있어야 할 거잖아요? 그래서 미국은 절차상 지연으로 특허등록까지 3년 이상 소요될 경우 3년을 초과한 일수만큼 특허 존속기간을 조정해 주기로 했습니다.

 의도적으로 답변서를 늦게 제출해서 기간을 늘어뜨린다면 통할까요? 정답은 당연히 NO입니다! 출원인의 답변서 지연 등으로 소요된 기간은 조정 대상으로 보지 않으며 오직 특허청 절차에서 소요된 기간만이 조정 대상에 해당합니다.

2. PTA는 어떤 경우에 해당할까?

 출원일에서부터 특허등록이 이루어지는 과정 중에 발생하는 심사 혹은 지연의 시기 또는 이유에 따라 지연이 발생하는 경우에 지연 날짜 수만큼 특허 존속기간이 연장된다고 합니다.

A-delays - *Office Action이 이루어지지 않은 경우

 *Office Action : 미국 상표청(Office)이 신청서에 대해 의견을 밝히는 것 (=의견제출통지서)

1. 출원일로부터 14개월 이내에 최초 서면에 의한 의견제출통지서가 발송되지 않은 경우
2. 출원인의 의견이 제출된 후 4개월 이내에 그에 대응한 의견제출이 누락된 경우
3. 심판원 결정이후 4개월 이내에 심사관의 의견제출 / 허가 등이 이뤄지지 않은 경우
4. 특허 등록료 납부 후 4개월 이내에 특허등록(발행) 완료가 이뤄지지 않은 경우

B-dalays - 출원일로부터 3년 이내에 특허등록 완료가 되지 않은 경우 

*단 분쟁 기간, 비밀유지명령에 따른 비밀 유지 기간, 심판원 혹은 순회항소법원에서의 항고기간, 출원인 요청에 의한 심사 중단 등의 지연 등은 포함되지 않는다. RCE(계속심사청구)가 제출된 경우 해당하지 않으나 RCE 제출 후 4개월 이내에 심사관의 의견제출통지를 주지 않으면 A-delay가 발생할 수 있습니다.

C-delays - 분쟁 기간, 비밀유지 명령기간, 심판원 / 순회항소 법원에 항고해 거절 사정이 파기되는 경우 심판원 / 순회항소 법원 절차가 진행된 기간만큼 C-delay로 인정됩니다.

여기서 잠깐! 

출원인의 지연에 의한 PTA 단축이 발생할 수도 있다고 하는데요. 의견서나 보정서를 제출하기 위해 기간 연장이 있었던 경우나 기간 내에 의견서를 제출했으나 추가 혹은 보충 의견서를 제출했을 때 그리고 IDS 제출을 일정 기간이 지난 뒤에야 하는 경우에는 출원인의 지연으로 간주해 PTA가 적용되지 않는다고 하네요!

3. TD(Terminal Disclaimer, 특허존속기간 포기)

기껏 연장을 받았는데 포기하는 경우가 있다구요? 

[네, 있습니다!]

TD(특허존속기간 포기)는 이중특허를 방지하기 위해 도입된 제도인데요. 후속 특허가 선행 특허와 유사해 ‘이중특허로 인한 거절’이 발생할 수 있어 이런 상황을 막기 위한 제도라고 볼 수 있습니다. 이때 등록된 후속 특허는 선 특허 만료일과 동일한 날짜에 조기 만료되며, 선 특허가 다수일 경우 존속기간이 가장 먼저 만료하는 때에 TD가 제출된 특허도 함께 만료되게 됩니다.

미국 특허청이 이중특허(중복된 발명)라고 판단하는 경우, 특정 특허(A)의 만료일이 다른 특허(B)보다 늦는 경우 최종 면책 조항은 나중에 만료되는 특허(B)의 만료일을 인정하지 않고, 먼저 끝나는 특허(A)의 만료일과 다른 특허(B)의 만료일을 동일시하는 조항입니다. 이때 주의해야 할 점은 TD 제출 시점의 심사관에 의해 제시된 특허의 특허권자와 해당 출원의 출원인이 동일해야 하고 두 특허권이 존속하는 기간 내내 특허권자가 동일해야 합니다.

존속기간 만료일은 아래 방법으로 계산해볼 수 있어요! 

USPTO 사이트에서 ‘Patent Term Calculator’을 다운받아 직접 데이터를 입력하면 결과값이 자동으로 산출됩니다.

감사합니다!